Marca

USO

Uso de la marca

1.  Si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la  marca de la Unión no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Unión por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca de la Unión quedará sometida a sanciones salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.

A efectos del párrafo primero, también tendrán la consideración de uso:

  • a) el uso de la marca de la Unión Europea en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada, con independencia de si la marca en la forma en que se utilice también está o no registrada a nombre del titular;
  • b) la colocación de la marca de la Unión en los productos o en su embalaje en la Unión solo con fines de exportación.

2.  El uso de la marca de la Unión con el consentimiento del titular se considerará como hecho por el titular.

Asimilación de la marca de la Unión a la marca nacional

Salvo que se disponga de otro modo, la marca de la Unión, en cuanto objeto de propiedad, se considerará, en su totalidad y para el conjunto del territorio de la Unión, una marca nacional registrada en el Estado miembro en el cual, según el Registro:

  • a) el titular tenga su sede o su domicilio en la fecha considerada;
  • b) si no fuere aplicable la letra a), el titular tenga un establecimiento en la fecha considerada.

En los casos no contemplados en el apartado 1, el Estado miembro al que se refiere dicho apartado será el Estado miembro en el que tenga su sede la Oficina.

Si en el Registro de marcas de la Unión estuvieren inscritas varias personas como cotitulares, se aplicará el apartado 1 al primer inscrito; en su defecto, se aplicará en el orden de su inscripción a los cotitulares siguientes. Cuando el apartado 1 no se aplique a ninguno de los cotitulares, se aplicará el apartado 2.

Cesión

Con independencia de la transmisión de la empresa, la marca de la Unión podrá ser cedida para la totalidad o para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada.

La transmisión de la empresa en su totalidad implicará la cesión de la marca de la Unión , a no ser que, con arreglo a la legislación aplicable a la transmisión, exista acuerdo contrario o que ello se desprenda claramente de las circunstancias. Esta disposición será aplicable a la obligación contractual de transmitir la empresa.

Sin perjuicio del apartado anterior, la cesión de la marca de la Unión deberá hacerse por escrito y requerirá la firma de las partes contratantes, salvo si se hace en cumplimiento de una sentencia; faltando estos requisitos la cesión será nula.

Si de los documentos que establecen la cesión se dedujera de forma manifiesta que debido a esa cesión, la marca de la Unión podría inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, la Oficina denegará la inscripción de la cesión, a no ser que el cesionario acepte limitar el registro de la marca de la Unión a productos o a servicios para los cuales no resulte engañosa.

A instancia de parte, la cesión se inscribirá en el registro y se publicará.

Mientras la cesión no se halle inscrita en el registro, el cesionario no podrá prevalerse de los derechos que se derivan del registro de la marca de la Unión.

Cuando con respecto a la Oficina deban respetarse plazos, el cesionario podrá cursar a la Oficina las declaraciones previstas a tal fin tan pronto como esta haya recibido la solicitud de registro de la cesión.

Todos los documentos que deban notificarse al titular de la marca de la Unión se dirigirán a la persona registrada en calidad de titular.

Derechos reales

La marca de la Unión podrá, con independencia de la empresa, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales.

A instancia de parte, los derechos a que se refiere el apartado 1 se inscribirán en el Registro y se publicarán.

Licencia

La marca de la Unión podrá ser objeto de licencias para la totalidad o para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada y para la totalidad o parte de la Unión. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas.

El titular de la marca de la Unión podrá alegar los derechos conferidos por esta marca frente al licenciatario que infrinja alguna de las cláusulas del contrato de licencia relativas:

  • a) a su duración;
  • b) a la forma amparada por el registro bajo la que puede utilizarse la marca;
  • c) a la naturaleza de los productos o de los servicios para los cuales la licencia se conceda;
  • d) al territorio en el cual pueda fijarse la marca, o
  • e) a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario.

Sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia, el licenciatario solo podrá ejercer acciones relativas a la violación de una marca de la Unión con el consentimiento del titular de esta. Sin embargo, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercitar tal acción cuando el titular de la marca, habiendo sido requerido, no haya ejercido por sí mismo la acción por violación dentro de un plazo apropiado.

En el proceso por violación entablado por el titular de la marca de la Unión podrá intervenir cualquier licenciatario a fin de obtener reparación del perjuicio que se le haya causado.

A instancia de parte, la concesión o la transferencia de una licencia de marca de la Unión se inscribirá en el Registro y se publicará.

USO DE LA MARCA. Puede cumplirse el requisito de «uso efectivo» cuando una marca comunitaria figurativa sólo se utiliza conjuntamente con una marca comunitaria denominativa superpuesta en ella y la propia combinación de las dos marcas está además registrada como marca comunitaria, siempre que las diferencias entre la forma en que la marca se utiliza y aquella bajo la cual ha sido registrada no alteren el carácter distintivo de la marca tal como fue registrada (TJUE, Specsavers International Healthcare, 18 de julio de 2013, As. C-252/12).

USO DE LA MARCA. Sólo están comprendidas en el ámbito de aplicación material del artículo 15 los supuestos en los que el signo concretamente utilizado por el titular de una marca para designar los productos o servicios para los que ésta se registró constituye la forma bajo la que dicha marca se explota comercialmente (Tribunal General, LTJ Diffusion, 15 de diciembre de 2015, As. T‑83/14).

SOLICITUD

Presentación de la solicitud

Toda solicitud de marca de la Unión se presentará a la Oficina.

La Oficina facilitará de inmediato al solicitante un recibo en el que figurará al menos el número de expediente, una reproducción, descripción u otra identificación de la marca, la naturaleza y el número de documentos y la fecha en que estos se reciban. Dicho recibo podrá emitirse por medios electrónicos.

Condiciones que debe cumplir la solicitud

La solicitud de marca de la Unión debe contener:

  • a) una instancia para el registro de marca de la Unión;
  • b) las indicaciones que permitan identificar al solicitante;
  • c) la lista de productos o de servicios para los que se solicite el registro;
  • d) la reproducción de la marca.

La solicitud de marca de la Unión estará sujeta al abono de la tasa de depósito, que comprenderá una clase de productos y servicios y, en su caso, de una o varias tasas por clase por cada clase de productos y servicios que superen la primera clase; estará sujeta asimismo, en su caso, al abono de la tasa de búsqueda.

Fecha de presentación

La fecha de presentación de una solicitud de marca de la Unión será aquella en la que el solicitante presente a la Oficina los documentos que contengan la información anteriormente especificada, a condición de que abone la tasa de depósito en el plazo de un mes desde la presentación de los documentos mencionados.

Denominación y clasificación de los productos y servicios

Los productos y servicios para los que se solicita el registro de una marca se clasificarán de conformidad con el sistema de clasificación establecido por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957 (la «clasificación de Niza»).

El solicitante identificará los productos y servicios para los que se solicita la protección de la marca con la suficiente claridad y precisión para permitir que las autoridades competentes y los operadores económicos determinen, sobre esa única base, el grado de protección requerido.

Podrán utilizarse las indicaciones de carácter genérico que figuran en los títulos de las clases de la clasificación de Niza u otros términos genéricos, a condición de que se ajusten a los niveles exigidos de claridad y precisión.

La Oficina rechazará una solicitud respecto a indicaciones o términos poco claros o imprecisos cuando el solicitante no proponga una formulación aceptable en un plazo de tiempo que fije la Oficina a tal efecto.

Cuando se utilicen términos genéricos, incluidas las indicaciones de carácter genérico de los títulos de las clases de la clasificación de Niza, se entenderá que estos incluyen todos los productos o servicios claramente comprendidos en el tenor de la indicación o el término considerado. No deberá entenderse que incluyen las reivindicaciones relativas a productos o servicios que no puedan considerarse comprendidos en ese tenor literal.

Cuando el solicitante solicite el registro de más de una clase, agrupará los productos y servicios con arreglo a las clases de la clasificación de Niza; cada grupo irá precedido del número de la clase a la que el grupo de productos o servicios pertenezca y figurará en el orden de las clases.

Los productos y servicios no se considerarán semejantes entre sí por el hecho de figurar en la misma clase con arreglo a la clasificación de Niza, ni se considerarán diferentes entre sí por el hecho de incluirse en distintas clases de la clasificación de Niza.

En caso de que se modifique el registro, los derechos exclusivos conferidos por la marca de la Unión no impedirán que un tercero siga utilizando la marca para productos o servicios siempre que el uso de la marca para dichos productos o servicios:

  • a) haya comenzado antes de que se modificara el registro, y
  • b) no suponga una vulneración de los derechos del titular conforme al tenor literal del registro de los productos y servicios en aquel momento.

Asimismo, la modificación de la lista de productos o servicios registrados no concederá al titular de la marca de la Unión el derecho a oponerse o a solicitar la nulidad de una marca posterior siempre y cuando:

  • a) la marca posterior ya esté en uso, o ya se haya solicitado su registro, para productos o servicios antes de que se modificara el registro, y
  • b) el uso de la marca para dichos productos o servicios no haya vulnerado, o no habría vulnerado, los derechos del titular conforme al tenor literal del registro de los productos y servicios en aquel momento.

Derecho de prioridad

Quien haya presentado regularmente la solicitud relativa a una marca comercial en uno o para uno de los Estados que son partes en el Convenio de París o en el Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, o su causahabiente, si quisiera efectuar la presentación de una solicitud de marca de la Unión para la misma marca y para productos o servicios idénticos a aquellos para los que se presentó esa marca, o que estén contenidos en estos productos o servicios, gozará de un derecho de prioridad durante un plazo de seis meses a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud.

Se reconocerá que da origen al derecho de prioridad cualquier presentación que tenga el valor de una presentación nacional regular con arreglo a la legislación nacional del Estado en que se haya efectuado o con arreglo a acuerdos bilaterales o multilaterales.

Por presentación nacional regular se entiende cualquier presentación que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue presentada, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.

Tendrá la consideración de primera solicitud, cuya fecha de presentación será el punto de partida del plazo de prioridad, la solicitud ulterior presentada para la misma marca, para productos o servicios idénticos y en el mismo o para el mismo Estado que una primera solicitud anterior, a condición de que esta solicitud anterior, en la fecha de la presentación de la solicitud ulterior, haya sido retirada, abandonada o denegada, sin haber sido sometida a inspección pública y sin dejar derechos subsistentes, y de que aún no haya servido de base para la reivindicación del derecho de prioridad. Entonces la solicitud anterior ya no podrá servir de base para la reivindicación del derecho de prioridad.

Marca UE

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD. El Derecho de la UE debe interpretarse en el sentido de que no permite tomar en consideración —además del día— la hora y el minuto de presentación de la solicitud de marca comunitaria ante la OAMI, a fin de determinar la anterioridad de tal marca en relación con una marca nacional presentada el mismo día, aun cuando, en virtud de la normativa nacional que regula el registro de esta última marca, la hora y el minuto de presentación sean elementos pertinentes a este respecto (TJUE, Génesis, 22 de marzo de 2012, As. C-190/10).

CLASIFICACIÓN DE NIZA. La Clasificación de Niza sólo tiene una finalidad administrativa y su objetivo no es sino facilitar la redacción y la tramitación de las solicitudes de registro de marcas, proponiendo algunas clases y categorías de productos y de servicios. En cambio, los textos de las clases no constituyen un sistema en el que se excluya la posibilidad de que un producto o un servicio contenido en una clase o una categoría pueda igualmente formar parte de otra clase o categoría (Tribunal General, Szajner, 21 de octubre de 2014, As. T‑453/11).

Marca UE

REGISTRO

Examen de los requisitos de la presentación de la solicitud

La Oficina examinará:

  • a) si la solicitud de marca de la Unión cumple los requisitos para que se le otorgue una fecha de presentación;
  • b) si la solicitud de marca de la Unión satisface los requisitos previstos en el Reglamento y en el reglamento de ejecución;
  • c) si las tasas por clases, en su caso, se han abonado en el plazo establecido.

Si la solicitud de marca de la Unión no satisface los requisitos anteriores, la Oficina invitará al solicitante a que en los plazos establecidos subsane las irregularidades o la falta de pago observadas.

Si no se subsanaren en los plazos establecidos las irregularidades o la falta de pago observadas en aplicación de la letra a) del apartado 1, la solicitud no será tramitada como solicitud de marca de la Unión. Si el solicitante se allanare a la invitación de la Oficina, esta otorgará a la solicitud como fecha de presentación la fecha en que se subsanen las irregularidades o la falta de pago observadas.

Si no se subsanaren en los plazos establecidos las irregularidades observadas en aplicación de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1, la Oficina desestimará la solicitud.

Si no se subsanare en los plazos establecidos la falta de pago observada en aplicación de lo dispuesto en la letra c) del apartado 1, se considerará retirada la solicitud a menos que sea evidente cuáles son las clases de productos o de servicios que la cuantía pagada está destinada a cubrir.

El incumplimiento de las disposiciones relativas a la reivindicación de prioridad implicará la pérdida del derecho de prioridad para la solicitud.

Informe de búsqueda

 La Oficina redactará, a petición del solicitante de la marca de la Unión al presentar la solicitud, un informe de búsqueda de la Unión Europea (el «informe de búsqueda de la Unión») en el que se señalarán las marcas de la Unión o solicitudes de marca de la Unión anteriores cuya existencia se haya descubierto y que pudieran oponerse al registro de la marca de la Unión solicitada.

Si, en el momento de presentación de la solicitud de marca de la Unión, el solicitante pide que las oficinas centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros elaboren un informe de búsqueda y si se ha abonado la tasa de búsqueda correspondiente en el plazo previsto para el pago de la tasa de depósito, la Oficina transmitirá sin demora una copia de la presentación de la solicitud de marca de la Unión al servicio central de la propiedad industrial de cada Estado miembro que haya notificado a la Oficina su decisión de efectuar, para las solicitudes de marca de la Unión, una búsqueda en sus correspondientes registros de marcas.

Cada una de las oficinas centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros comunicará un informe de búsqueda que bien hará referencia a cualesquiera marcas nacionales anteriores, solicitudes de marcas nacionales o marcas registradas con arreglo a convenios internacionales, que tengan efectos en el Estado miembro o los Estados miembros afectados, cuya existencia se haya descubierto y que pudieran oponerse al registro de la marca de la Unión solicitada, o bien declarará que la búsqueda no puso de manifiesto tales derechos.

La Oficina transmitirá al solicitante de marca de la Unión el informe de búsqueda solicitado de la marca de la Unión y cualquier informe de búsqueda nacional solicitado recibido.

Al publicar la solicitud de marca de la Unión, la Oficina informará a los titulares de todas las marcas de la Unión anteriores o de solicitudes de marcas de la Unión citadas en el informe de búsqueda de la Unión de la publicación de la solicitud de marca de la Unión. Esto último se aplicará con independencia de si el solicitante pidió recibir el informe de búsqueda de la Unión, salvo que el titular de un registro previo o de una solicitud pida no recibir la notificación.

Publicación de la solicitud

Si se cumplen los requisitos que debe satisfacer la solicitud de marca de la Unión, se publicará la solicitud, siempre que no sea desestimada.

Si, después de publicada, la solicitud fuere desestimada, la resolución desestimatoria se publicará cuando sea definitiva.

Retirada, limitación y modificación de la solicitud

El solicitante podrá en todo momento retirar su solicitud de marca de la Unión o limitar la lista de los productos o servicios que aquella contenga. Si la solicitud ya ha sido publicada, la retirada o la limitación se publicarán también.

Por otra parte, la solicitud de marca de la Unión solo podrá ser modificada, a instancia del solicitante, para rectificar el nombre y la dirección del solicitante, faltas de expresión o de transcripción o errores manifiestos, siempre que tal rectificación no afecte sustancialmente a la marca ni amplíe la lista de productos o servicios. Si las modificaciones se refirieran a la representación de la marca o a la lista de los productos o servicios y se introdujeran después de la publicación de la solicitud, esta se publicará tal como quede una vez modificada.

División de la solicitud

El solicitante podrá dividir la solicitud declarando que una parte de los productos o servicios incluidos en la solicitud inicial serán objeto de una o más solicitudes divisionales. Los productos y servicios de la solicitud divisional no podrán coincidir con los productos o servicios que se mantengan en la solicitud inicial o estén contenidos en otras solicitudes divisionales.

La declaración de división no será admisible:

  • a) si, en el caso de que se haya presentado una oposición contra la solicitud inicial, dicha declaración tiene el efecto de producir una división entre los productos o servicios contra los que se presenta la oposición, hasta que la resolución de la división de oposición sea ya definitiva o hasta que se abandone el procedimiento de oposición;
  • b) durante los períodos previstos en el reglamento de ejecución.

La declaración de división deberá ajustarse a las disposiciones previstas en el reglamento de ejecución.

La declaración de división estará sujeta al pago de una tasa. La declaración solo será efectiva cuando se haya abonado dicha tasa.

La división tendrá efecto en la fecha en que se transcriba a los expedientes conservados por la Oficina relativos a la solicitud inicial.

Todas las peticiones y solicitudes presentadas y todas las tasas pagadas en relación con la solicitud inicial antes de la fecha de recepción por la Oficina de la declaración de división se considerará que han sido presentadas o pagadas también en relación con la solicitud o las solicitudes divisionales. Las tasas efectivamente pagadas por la solicitud inicial antes de la fecha de recepción de la declaración de división no serán reembolsables.

La solicitud divisional conservará la fecha de presentación y las fechas de prioridad y antigüedad de la solicitud inicial.

Registro

Cuando la solicitud se ajuste a lo establecido en el Reglamento y si no se ha formulado escrito de oposición o cuando cualquier oposición formulada no haya finalmente prosperado por retirada, desestimación u otra resolución, la marca se consignará en el Registro. Dicho registro se publicará.

La Oficina expedirá un certificado de registro. Ese certificado se podrá expedir por medios electrónicos. La Oficina proporcionará copias certificadas o no certificadas del certificado, previo pago de una tasa, cuando dichas copias se expidan por medios no electrónicos.

La vigencia del registro de la marca de la Unión será de diez años a partir de la fecha de la presentación de la solicitud. El registro podrá renovarse por períodos de diez años.

REGISTRO. Del Reglamento n.º 207/2009 y, en particular, de su título IV, relativo al procedimiento de registro de una marca de la Unión, se desprende que la EUIPO tiene competencia exclusiva en materia de registro y de oposición al registro de tales marcas. El Tribunal General indicó fundadamente que la EUIPO es la única instancia a la que el legislador de la Unión ha conferido la facultad de examinar las solicitudes de registro de una marca de la Unión y, en consecuencia, autorizar o denegar su registro (TJUE, Apple and Pear Australia, 21 de julio de 2016, As. C‑226/15 P).

RENOVACIÓN. El Tribunal General incurrió en un error de Derecho al declarar que el artículo 47, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 y el principio de seguridad jurídica se oponen a la presentación de una solicitud de renovación relativa a determinadas clases de productos o servicios para los cuales esta registrada una marca de la Unión durante el plazo adicional, cuando se ha presentado anteriormente, durante el plazo previsto en la primera frase de dicha disposición, una solicitud de renovación relativa a otras clases de productos o servicios designados por la misma marca (TJUE, Nissan Jidosha, 22 de junio de 2016, As. C‑207/15 P).